Ольга Тимошкина

Юрист по интеллектуальной собственности, судебный юрист

В Россию это явление пришло в 90-х годах прошлого века. Появились, например, компании, у которых в портфеле более 200 патентов и товарных знаков. А летом 2023 года был принят закон, позволяющий любому физлицу зарегистрировать на себя товарный знак. То есть теперь патентным троллем может стать любой гражданин.

Троллинг товарного знака

Товарный знак (торговая марка/товарная марка) — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), которое служит для индивидуализации товаров или продукции (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Товарный знак можно отнести к нематериальным активам бизнеса и объектам авторского права. Зарегистрированный ТЗ или ТМ закрепляют за брендом права на уникальное название, слоган, чтобы их не использовали конкуренты.

Вот как выглядит схема работы патентных троллей с товарным знаком:

1. Поиск инфоповодов или новых перспективных производителей. Потенциально привлекательным может стать какая-то фраза из интервью, персонаж, каламбур, варианты переименований ушедших иностранных брендов, новые продукты на маркетплейсах.
2. Оценка привлекательности.
3. Подача заявки.
4. Принятие решения об уплате пошлин и завершение регистрации.

Последний пункт занимает порой продолжительное время. Тролль анализирует, актуален ли инфоповод. Если нет, он может отозвать заявку, не заплатив пошлины. Если хайп продолжается, тролль оплачивает регистрацию заявки и получает в свою копилку новый товарный знак или патент. Товарный знак регистрируется на 10 лет, за это время вполне возможно на нем заработать.

Очередной бум на подачу товарных знаков возник в 2022-2023 году, когда международные бренды стали уходить из России или менять названия. IKEA заявила об уходе и на следующий же день была подана заявка на «Икея». Ушли Zara, H&M — появились заявки на торговые знаки «Зара», «Зара хоум», «Эйч энд Эм».

А сибирская сеть офтальмологических центров «Омикрон» несколько раньше решила использовать товарный знак для широкомасштабной рекламы. «Омикрон» выступил с заявлением, что будет судиться с российским представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку штамм COVID получил Omicron, чем якобы опорочил честь компании.

Чем патентные тролли опасны для малого бизнеса

Начинающие предприниматели порой не спешат регистрировать свое название в качестве товарного знака. Многие считают: «Сначала я раскручусь, вложусь в маркетинг. Зачем мне регистрировать, может, у меня не выстрелит?» В итоге, когда подходит время зарегистрироваться, выясняется, что товарный знак уже занят. Закон запрещает регистрировать не только тождественные (одинаковые) с уже существующими товарными знаками, но и сходные с ними до степени смешения названия, что с каждым годом затрудняет ситуацию.

Вред от патентных троллей

• Вы не сможете зарегистрировать товарный знак для своего бренда, если его зарегистрировал кто-то другой. Вам придется или оспаривать регистрацию, или выкупать этот товарный знак у тролля. В некоторых случаях, возможно, вам придется придумывать новую концепцию и название.
• У третьих лиц появляется рычаг влияния на вас: используя название, зарегистрированное патентным троллем, вы нарушаете его исключительное право на товарный знак. Это значит, что он может через суд потребовать у вас прекратить использование товарного знака и взыскать денежную компенсацию.
• Компенсация за использование чужого товарного знака. Есть несколько вариантов расчета размера компенсации: «по вилке» от 10 тыс. до 5 млн руб., в двукратном размере стоимости товаров или права использования.

Когда к вам приходит патентный тролль, выбор невелик: суд (долго и дорого) или торг. Тролль может запросить большую сумму — гораздо большую, чем изначальная регистрация товарного знака.

Что можно сделать

Вариантов несколько. Все они куда затратнее, чем своевременная регистрация товарного знака. Универсального рецепта нет, а перспективность обращения в суд может оценить только юрист. Выбор стратегии зависит от большого числа факторов: как давно вы используете свое название, как давно его зарегистрировал другой человек, знакомы ли вы с ним, использовался ли этот товарный знак правообладателем. Например, если товарный знак зарегистрирован три и более года назад и при этом не использовался, можно досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в суде по интеллектуальным правам.

Для ООО есть такое средство индивидуализации, как фирменное наименование. Когда компания регистрируется в Едином государственном реестре юридических лиц, налоговая заносит в реестр фирменное наименование. Если фирменное наименование обладает оригинальностью, в том числе когда ни у кого в вашем сегменте рынка нет похожего названия, компания получает исключительное право на это фирменное наименование. И если вы используете для названия своего продукта это фирменное наименование, которое кто-то зарегистрировал, можно оспорить регистрацию товарного знака.

Еще один вариант борьбы — подать в антимонопольную службу жалобу о признании регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией.

В любом случае, для закрепления права на товарный знак вам нужно будет подать заявку на его регистрацию — то, что вы не сделали в самом начале.

Троллинг по фотографиям

Существуют фотобанки и фотостоки, где желающие могут приобретать снимки для использования в своих целях. Фотографы могут подписать договор со стоком, чтобы размещать там свои работы и получать гонорар за их продажу.

При покупке фотографий компания получает право использовать их в своих целях — на сайте, в текстах или где-либо еще. Компания оплачивает пакет, скачивает фото, получает чек, использует фото и работает дальше. Через несколько лет срок размещения фотографии на фотостоке заканчивается и снимок оттуда пропадает. А спустя несколько лет компания, которая когда-то просто купила фото на стоке, получает претензию за использование этой фотографии без разрешения автора (нарушение авторского права).

За использование снимков просят не такие большие суммы, как в случае с товарными знаками, поэтому в большинстве случаев все решается в процессе переговоров. При этом с претензией, как правило, обращается не сам автор снимка, а фирма, которая заключает договоры с фотографами на поиск нарушений и защиту авторских прав фотографов. Эта фирма находит в соцсетях и на сайтах использованные снимки. Так как прошло уже много времени, владелец ресурса затрудняется подтвердить правомерность использования фотографии (информацию о покупке лицензии и чеки так долго обычно не хранят).

Как и в случае с товарными знаками, подобные истории нельзя классифицировать как мошенничество или вымогательство. Опасность в том, что компания может и не подозревать о такой схеме троллинга. Как правило, при использовании стоков покупается пакет на определенное число фотографий, но отсутствует документ, подтверждающий права на конкретное изображение. Иногда его можно скачать отдельно, иногда это можно подтвердить только скриншотами с фотостока. Практика показывает, что почти никто не скачивает и не хранит эти лицензии, но этот вид троллинга только набирает обороты, и сталкивались с ним пока немногие.

Это неприятная ситуация для бизнесмена, который ничего не нарушал, но ему нечем подтвердить правоту. Если нет лицензии, разрешения от фотографа — вы нарушаете авторское право.

Как обезопасить бизнес

Если вы получили претензию, проверьте ссылку — действительно ли текст/информация с той фотографией существует в реальности или это поддельный скриншот. Если использование фото все же имело место — удалите его. Так вы уменьшите период нарушения. Если скриншоты не были заверены нотариально, вы можете попробовать сослаться на то, что нарушения не было. Но обычно претензия у таких компаний оформлена по всем правилам.

Постарайтесь найти подтверждение правомерности использования: возможно, в вашем личном кабинете фотостока осталась история покупок лицензий и используемых фото; может это, вообще была съемка по вашему заказу и у вас остался договор с фотографом. Убедитесь, что у компании, которая прислала вам претензию, заключен договор с фотографом, автором фото. А также, что договор позволяет предъявлять претензии и защищать права фотографа, в том числе на конкретный снимок, который вы использовали на сайте.

Сохраняйте чеки и лицензии на снимки со стоков в отдельной папке и храните их 5-8 лет. Да, звучит несколько безумно и никто так не делает, но возможно, в какой-то момент вы скажете за это себе спасибо.

Троллинг по изобретениям

Патентный тролль при определенных обстоятельствах может оформить на себя патент на технические решения, которые могут относиться к изобретению, продукту, способу или дизайну изделия, которые используются или в дальнейшем могут использоваться вашим бизнесом. Часто тролли покупают патенты компаний на стадии банкротства или дорабатывают и патентуют известные за рубежом решения. А после за использование патента без согласия патентообладателя подается иск.

Троллю выгодно приходить, когда компания вложила значительные средства в технологию, а значит, будет готова заплатить большие деньги.

Если это случилось с вами, соберите доказательства использования вашей технологии до даты подачи заявки троллем и обратитесь к патентному поверенному, специализирующемуся на регистрации изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Резюме: как избежать троллей

• По возможности патентуйте свои разработки.
• Если вы сделали что-то уникальное, не распространяйтесь о принципах работы технологии, не выпускайте в продажу уникальный продукт до того, как оформите патент.
• Регистрируйте как можно раньше товарный знак.
• Сохраняйте чеки, лицензии на изображения, фото, взятые со стоков, в отдельную папку.